即许可方
2019-05-04 13:04
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作者:陈佳琪 单位:天津科技大学法政学院

市场活动中,对于一家企业的商标,消费者知悉或熟悉的一般只有一个,多则两三个。但企业在商标注册申请上,实际上常常会在多种商品种类上申请注册多个商标,有些大型企业甚至会申请多达几百个的商标。我国《商标法》第56条规定,“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”因此,商标使用许可合同必须明确被许可使用的商标本身,是文字还是图形或是两者兼有,必须明确被许可使用的商标注册号以及被核定使用的商品类目,同时,被许可人还应根据自身需要确定需要的商标及商品范围。关于许可的期限,商标专用权权利期限为10年,可以无限续展,但市场千变万化,商标的知名度、预期价值都会时常波动,以实践来看,真正的商标使用许可合同二至五年一签比较普遍,这个年限范围也是比较合适的,为合同双方当事人都留下了将来是续签还是终止合同的余地和自由。关于许可使用的地区限定,双方可以在充分考虑自身市场拓展规划、营销的便利程度等因素的基础上,再行确定许可使用的地域范围。

(二)商标被许可使用人对许可人的资格审查

商标作为企业的一项重要无形资产,对企业的信用声誉、市场竞争有重要影响。商标所有权人享有对其注册商标进行使用、收益和处分的权能。商标权人把注册商标许可他人使用,已是商标管理、商标运用的一种有效的常见方式。商标使用许可属《商标法》调整范畴,但商标使用许可合同属于合同的范畴,是一种特殊的商业合同,应当受《合同法》的调整。訛譹签订好一份完善的商标使用许可合同,许可人和被许可人各自达到原本目的的前提,是双方共赢的基础。本文针对商标使用许可合同中当事人双方易大意或疏忽的地方予以提请注意。

商标使用许可是商标所有权人运用商标获得利益的重要方式,也是被许可人以较低成本、较便捷途径获取市场份额的重要手段,商标使用许可是一种双赢的战略。但运用不当,商标使用许可也有可能得不偿失,商标许可人可能丧失苦心经营若干年的商标和信誉,被许可人也可能白白付出了使用费却无法正常使用商标。所以,但双赢局面的前提是,双方当事人在订立许可合同时应慎之又慎,在法律的既有框架下,合理、明确地约定双方的权利义务,将风险降到最低,利益增加到最大。

“裸许可”(nakedlicensing)虽然一般不会出现在大陆法系国家,但我国有着与之如出一辙的商标许可商品质量控制的相关法律规定。《商标法》第43条第1款中“,许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”根据法条之意,对商品质量的监督和保证是一项义务,不能通过约定排除。相反,许可合同中应尽量约定,许可人可以采取合理方式检查、考察被许可人的生产品质,被许可人的产品质量若达不到既定标准,许可人有权终止许可合同,收回商标使用权。必要时,可以约定具体的产品质量控制手段,如将产品质量标准作为附件、提供样品、许可方可以定期或不定期派员巡查生产车间及生产设备等。

我国《商标法》第43条第3款规定,“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”备案是工商行政管理部门对商标管理提出的具体要求,虽不是作为影响使用许可合同法律效力的法定条件,但对于善意的第三人而言,未经备案的许可合同就不具有公信力,对其就没有可信赖利益。而且,修订前的《商标法》此处规定的是“商标使用许可合同应当报商标局备案”,新修订的《商标法》在原法的基础上进一步明确了报备案的主体,即许可方。同时,备案对被许可人的利益是明显的,因为备案后经商标局公告,社会公众都能方便地查询获得相关信息。因此,被许可人应当在合同中明确约定许可人应当及时备案,若逾期未备案应承担相应的违约责任。

在现有法律框架下,对商标使用许可中被许可人创造的商标增值利益的分配并没有明确规定。而近年来,商标被许可使用后价值增加的现象愈来愈普遍,轰动全国的“王老吉”和“加多宝”商标利益纷争案更是引起了对这一问题的深入思考。判决结果也表明,商标使用许可合同期满后,若无特别约定,被许可人不能分享商标增值部分的利益和商誉。訛讀因此,许可合同当事人需要利用好法律赋予的“契约自由”的空间,在合同中明确约定许可使用期间商标增值部分及其利益分配规则。在遵守合同约定和市场竞争的规则下,被许可人尤其要注意利用合同和事前约定全面保护自己的权利,可以在合同中约定,使用期满后若商标增值,被许可使用人应当获得一定的利益,若商标因被许可人经营不善而贬值,则被许可人应对商标所有权人给与一定的补偿。

商标是企业的重要无形资产,承载着企业的信誉。把自己企业的商标许可给他人使用,商标本所承载的企业声誉等信用资质就当然地随之许可给使用人了。因此,许可人在许可前必须对被许可人的情况作全面了解。首先,审查清楚被许可人的硬实力,即经营规模、生产能力等。一方面,经营规模、生产能力的大小与将来企业商品的市场占有度紧密相关,也决定了其使用自己商标后可能给许可人带来商标增益的大小;另一方面,生产规模、经营能力等因素也彰显了被许可人商品的品质,因为有一定市场份额的企业一般也必定是有着良好的商品品质,才赢得了广大消费者的青睐和信赖,所以,从这个角度看,企业规模也是被许可人商品质量的一定反映。其次,核实清楚被许可人的经营资质、是否在工商局,以及管理理念甚至企业文化。商标除了标识商品来源、保证商品品质的根本功能,在很大程度上也体现了企业文化和企业形象。如一家专门生产销售各类时装、追求标新立异的时装公司,如果把商标许可给一家专营娱乐休闲服饰的企业,就可能显得不合时宜,甚至会淡化原本商标与许可人之间的关联性。因此,尽量选择在商品特点、经营理念、企业文化与自己“志同道合”的企业作为合作伙伴,才是一个理性的许可人的最优策略。最后,也是最重要的,许可人应对被许可人的产品质量进行全面测试、考察。许可他人使用商标意味着把商标声誉寄附于被许可人的市场活动及其提供的商品或服务上,同时也意味着应对消费者提供对商标品牌的信赖利益,所以,许可人必须审慎地考察被许可人的产品质量资质。在美国,商标权人对被许可人生产的产品质量没有尽到监督管理的义务或是“裸许可”(nakedlicens-ing),甚至会失去自己的商标权,訛譺足以说明许可人对产品质量控制的重要性,事实上,这既是对自己商标的保护,也是对信赖其商标的消费者利益的维护。

(六)关于质量控制条款

(五)商标使用许可的备案

商标许可费用的金额和计算方式,是商标使用许可合同许可方和被许可方利益博弈的过程。许可方无疑希望收取的许可费越多越好,被许可方无疑希望许可费越少越好。当被许可方使用该商标后的获益情况很不确定时,许可人往往希望一次性收取全部使用费来保障自己在这场交易中的收入;若被许可方获益较大,许可人则希望商标的使用许可费用与被许可人的利润额挂钩。而被许可人则恰恰相反。訛譾关于许可费的计算,理论界一种学说认为,对风险的负担是确定许可费率的基础,营销费用由许可方承担则许可费率高,营销费用由被许可方承担则许可费率低;还有学者提出更为具体的量化公式,国际上通用的关于知识产权许可使用的费率的标准为许可的知识产权所带来的营业收入的5%,那么对于商标使用许可费率而言,即为经许可使用该商标可能带来的经营收入的5%。訛譿在我国法律没有规定也没有成熟的商业惯例时,可以借鉴这种计算方式,但需注意,经使用被许可商标后的营业收入在订立合同时比较难确定,因此更可行的方式是双方约定根据使用许可商标后每年的收入或利润额做依据,来约定一个比例或一个比例区间,以期更公平公正,更好地平衡双方的利益和损失。

我国现行《商标法》第43条第1款规定,“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。”依条文本意,许可人应当是商标注册人,许可使用的商标应当是注册商标。一方面,实践当中普遍存在一种情况,即商标权人与合同签订人不一致。处于便利性等原因,商标注册申请经常会由企业的实际控制人或主要负责人个人实施,但参与市场活动以及对外宣传时使用的是企业整体的名义,将个人与企业混同。訛譻因此,为避免不必要的纠纷,许可人应首先核实许可人的相关情况。另一方面,法律也并没有禁止市场主体对未注册商标的使用许可,实践中可能有些企业使用的是未注册商标,无论出于主观恶意还是仅不主动告知被许可人,只要不违法而使许可合同成为无效合同或可变更可撤销合同,而与被许可人签订许可合同,在当事人双方自愿的情况下,则该合同的法律效力也可以是有效的。在这种情况下,被许可人必须尽到应注意的义务,如果有疏忽大意的过失,发现真实情况后再欲请求返还商标许可使用费,就很难得到法律的支持了。訛譼另外,必要时或有条件时,应当调查被许可商标的商标权权属状态,比如是否有在先权利人、是否处于被侵权或混淆的状态、是否有企业使用与该商标相同的文字符号作为企业名称等状况。有些商标虽然表面上看没什么瑕疵,但可能已经被人提出商标争议、撤销申请或权属诉讼,那么此时该商标的权利就处于极不稳定的状态,被许可人此时更应审慎考虑作出决策,是否还要开始这一许可合作。因为这种状态下,商标随时可能发生权属变更或被撤销而不能使用。这些都将影响商标使用许可合同的效力、存续和履行。总之,把商标使用许可合同订立前的准备工作做好,才能最大程度规避将来可能发生的许可人与被许可人之间的纠纷,减少使用许可期间的后顾之忧。

根据被许可人获得的使用权利不同,商标的使用许可方式大致分为普通许可、排他许可和独占许可。这三种许可方式,都是许可人允许被许可人在约定的期限和地区内在约定的商标种类上使用该商标,区别在于,普通许可为许可人保留了在该地区使用该商标以及再授权给第三人使用该商标的权利;排他许可仅为许可人保留了自己使用该商标的权利,但不得另行许可第三人使用;而独占许可则禁止许可人自己使用,并禁止许可人许可第三人使用。在商标权利遭侵害时,普通许可的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼;排他许可的被许可人可以和商标注册人共同起诉;独占许可的被许可人则完全可以以自己的名义起诉。譽訛前两种方式比较常见,独占许可在我国则较少采用。独占许可不仅排除了第三人,也排除了许可人在约定的期间和约定的地区使用该商标,这种强烈的排他性使用,不仅要求许可人完全让与出自己在指定时间和地域内使用自己商标的权利,即它要求许可人在许可合同的范围内抑制竞争,从而使被许可人在此范围内对该商标进行完全排他性使用,也要求被许可人在使用过程中若遭遇商标侵权行为,有独立的诉讼能力。这种许可模式下,许可人应根据自身经营情况,充分核实被许可人的综合资质,审慎决定许可方式。同时,也可以根据选用的许可方式,在法律规定范围内自行约定遭侵权时的起诉主体。

(四)许可期间商标增值利益的分配

三、结语

一、合同签订前当事人双方资质的审查

(三)商标许可费的数额和计算方法

(一)被许可使用的商标有关基本事项

(二)商标的使用许可方式

二、商标使用许可合同的要点内容

(一)商标许可人对被许可人的挑选

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